Версия для печати
Вернуться к списку

СКРЫТАЯ «САНКЦИОННАЯ БОМБА»: КАК ЗАЩИТИТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ?

Доклад Советника практики по интеллектуальной собственности «Backer & McKenzie» Дарьи Ермолиной был посвящен последним тенденциям в спорах о долгосрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Правовое регулирование в данной сфере осуществляется на основании статьи 5С (1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 (в Стокгольмской редакции 1976 года): согласно которой (здесь и далее текст цитируется по документам, размещенным в нормативно-правовой системе «Консультант плюс») «Если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия».

Но правовое регулирование не исчерпывается указанным документом. Согласно статье 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15.04.1994 года, «Если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию». Но «обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака», при этом «Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использования товарного знака».

Что это означает на практике? Для российских предприятий, попавших под международные санкции, и для иностранных организаций, работающих в России, продукция которых также относится к «санкционной», через три года после ограничения применения наступит ситуация, в которой возможно прекращение правовой охраны ряда «санкционных» товарных знаков и с той, и другой стороны! «Бомба замедленного действия», механизм которой так неосмотрительно (а может, и намеренно!) был запущен, через три года сработает и навязанная «война санкций» превратится в неизбежную «войну патентов», состоящую из множественных сражений на ниве «товарных знаков». «Патентные ристалища» могут обернуться куда более серьезными последствиями, ведь для разрегулирования ситуации в условиях правовой неопределенности придется срочно принимать дополнительные законодательные документы и приостанавливать на территории России действие ряда международных нормативно-правовых актов! Поскольку, как видно из складывающейся ситуации, «санкционные бои» могут продлиться несколько лет, в отношении ряда российских компаний, продвигающих за рубеж отечественные бренды или регистрирующие новые, могут быть применены действия (производные от санкций!) в соответствии с «тенденциозными» (предсказуемо-неблагополучными) решениями для отечественных владельцев! Насколько готова российская судебная система к меняющейся ситуации?

Правовое регулирование в отечественном законодательстве осуществляется на основании статьи 1486 ГК РФ, согласно которой «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался». Читаем далее: «Для целей настоящей статьи использование товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекcа, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку». Наконец, «Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам», и «Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак»!

Помня известную историю с «делом Юкоса», предложением России выплатить многомиллиардную компенсацию и последующими попытками ареста российской недвижимости за рубежом в счет погашения «якобы имеющегося долга», а также памятуя «сугубо конфиденциальные» (опять-таки, по причине возможного ареста!) обстоятельства возврата из Франции суммы более, чем в миллиард евро за построенные, но так и не переданные из-за тех же санкций «многострадальные Мистрали», нетрудно спрогнозировать ситуацию, при которой, пользуясь сиюминутной выгодой, в условиях недобросовестной конкуренции ряд иностранных компаний-конкурентов предпримет действия, связанные с подачей заявлений о прекращении правовой охраны российских товарных знаков, из-за санкций три года не имеющих возможности присутствия на зарубежных рынках! Поскольку «история с санкциями» явно затягивается (известны примеры санкций на многие годы!), а «не зависящие обстоятельства», согласно формулировке, можно «соответствующим образом» обосновать и представить в угоду заявителя, три года спустя мы можем стать свидетелями нового витка «санкционного противостояния», при котором в России придется прекращать правовую охрану товарных знаков фирм, продукция которых также ограничена на территории РФ. Но, помня о том, что под недружественные «санкционные действия» за рубежом попали крупные российские промышленные, энергетические, строительные и финансовые компании, насколько соизмеримыми будут потери для отечественного бюджета, по сравнению с утратой правовой охраны иностранных компаний, попавших под «зеркальное продовольственное эмбарго»? Многие из «попавших под санкции» российских финансово-промышленных и строительно-энергетических компаний десятилетиями нарабатывали за рубежом престижность «товарных знаков», увеличивали стоимость «брендов» участиями в крупных международных проектах, подкрепляли их весомость надежностью качества произведенной продукции и стабильно высокой гарантией обслуживания в течение всего жизненного цикла изделия! Мало того, что по причине трехлетнего простоя с последующим прекращением правовой охраны существующих товарных знаков в связи с их вынужденным неиспользованием на территории ряда других государств российские научно-производственные предприятия будут вынуждены регистрировать новые товарные знаки и длительное время продвигать их на внешний рынок («прогрессирующие» прямые затраты), так еще вследствие потери правовой защиты этими товарными знаками с «наработанными именами» и международной «узнаваемостью» смогут умышленно воспользоваться недобросовестные конкуренты («несравнимо больший» косвенный ущерб)! Не десятки, а сотни и даже тысячи международных судебных разбирательств по известным брендам в патентной сфере вследствие объявленных против России «санкций» возможны уже через два года, т.к. один год «в условиях санкций» уже прошел!

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием до 8 декабря 2011 года принимала Палата по Патентным Спорам (ППС), с 8 декабря 2011 года до 3 июля 2013 года – Арбитражный суд города Москвы (АСГМ), а с 3 июля 2013 года – Суд по интеллектуальным правам. С виду четкая законодательно-простая схема, но как же нелегко она реализуется в российской действительности!

О том, насколько непросто в соответствующих государственных инстанциях по интеллектуальной собственности рассматриваются известные «брендовые» истории, свидетельствуют многочисленные примеры. Например, в «нашумевшем» деле о товарном знаке «Стрижамент/Strigament» принимали участие и ППС, и АСГМ, и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и даже Высший Арбитражный Суд (ВАС) – см. Постановление Президиума ВАС РФ № 14503/10 от 01.03.2011)! Недавняя история о товарном знаке «KAIT-SPORT» также «объединила усилия» АСГМ, ФАС и ВАС – см. Постановление Президиума ВАС РФ № 5793/13 от 17.09.2013. Детальный разбор дел о товарных знаках «Technoshock», «Radler», «Вещь», «Perrier», «POSHE» (пожалуйста, не путайте с созвучным «Porsche Cayenne» и «PORSCHE», хотя, наверное, на желание запутать и был расчет у недобросовестных конкурентов!) и «Простор» способен повергнуть экспертов в «шок и трепет» относительно реальной ситуации в отечественной нормативно-правовой сфере по интеллектуальной собственности! Неустраненные до сих пор недоработки в законодательной базе, наличие в определенных областях правовых пробелов и противоречий многократно усложняют процедуры разбора дел и затягивают вынесение объективных решений!

В завершении доклада Советник практики по интеллектуальной собственности «Backer & McKenzie» Дарья Ермолина отметила, что заключение мирового соглашения возможно до внесения Роспатентом изменений в Реестр товарных знаков, т.к., до внесения изменений в Реестр исключительное право ответчика на товарный знак не прекращено, а мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов. После вынесения судебного решения заключение мирового соглашения невозможно, т.к. прекращаются исключительные права на товарный знак, и исполнительное производство уже не возбуждается.

Выступление Специалиста по защите интеллектуальной собственности АО «Мерседес Бенц РУС» Натальи Гусевой затрагивало различные аспекты ввода товаров в гражданский оборот и квалификации действий импортеров таможенными органами. И снова речь зашла о недоработках нормативно-правовой базы РФ: ведь до сих пор в российском законодательстве отсутствует прямое определение понятия «ввод в гражданский оборот»! Действительно, согласно статье 1484 ГК РФ, «Право на товарный знак может быть осуществлено в частности путем его размещения: на товарах, этикетках, упаковках, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся, перевозятся либо ввозятся на территорию РФ». Словосочетание «вводятся в гражданский оборот» не расшифровывается, но не совпадает по смыслу с термином «возможность введения этих товаров в оборот»(!), представленным в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 № 11, согласно которому «Административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров через таможенную границу РФ и подачи таможенному органу документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории РФ». Отсутствие четкого определения (правовой пробел!) и смысловое несовпадение (частичное противоречие!) между двумя упоминаниями в тексте схожих словосочетаний не позволяют четко и однозначно ответить на ряд принципиальных и ключевых вопросов:

• совершено ли правонарушение (присутствует ли состав преступления)?

• имеется ли возможность привлечения лица к установленной законом ответственности?

• возможно ли изъятие/уничтожение контрафактного товара?

• с какого момента товары считаются ввезенными на территорию РФ?

• при каких таможенных процедурах может быть признан факт ввода товаров в гражданский оборот?

• какой комплекс действий импортера может быть квалифицирован как «ввод товаров в гражданский оборот»?

• возможно ли признание факта ввода товаров в хозяйственный оборот при таких таможенных процедурах, как транзит и реэкспорт?

Представленная «семерка вопросов» - не полный обзор, а лишь беглый взгляд на противоречивую ситуацию, неполноту и нестыковки различных положений нормативно-правовой базы, рождающую коллизии при пересечении товаров на границе. Ввоз наукоемкого оборудования, «растаможивание» высокотехнологичных изделий, трансграничная логистика крупногабаритных промышленных грузов для энергетических объектов – с этими проблемами не раз сталкивались сотрудники научных организаций и производственных предприятий. Из-за простоев возникают убытки, смещаются сроки строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, сдвигаются этапы реализации масштабных инвестиционных проектов, срываются крупные контракты, имеющие важное народохозяйственное значение. Это напрямую влияет на рост экономики, стабильность финансовой системы, социальную напряженность, обороноспособность государства!

Судебная практика Суда по интеллектуальным правам (СИП) изобилует множеством примеров, когда негармонизированная, несовершенная, внутренне неполная и противоречивая законодательная база не только снижает эффективность функционирования государственной системы, но и существенно ограничивает вопросы, связанные с компетенцией ее частей. Например, по делу А 21-9149/2013 по Постановлению СИП от 7 октября 2014 года, одним из основных выводов суда является тот факт, что Протокол об административном правонарушении по статье 14.10 сотрудники таможенных органов РФ составить не могут, т.к. это является превышением их полномочий! Тогда о чем говорить, когда государственную границу пересекает востребованный на «черном рынке» контрафакт, на таможне безнадежно застревает не оформленный должным образом груз или попавшая под «экономические санкции» партия товара? Отсюда и возникающие законодательные проблемы, а если к этому добавить заложенную скрытую до поры «санкционную бомбу» с прекращением правовой охраны товарных знаков после трех лет неиспользования (доказательства, оправдывающие причины бездействии владельца, очевидно, могут быть истолкованы в пользу заинтересованной в нужном исходе дела стороны!), то возникает срочная необходимость в проверке множества нормативно-правовых документов на законодательную неполноту и внутреннюю непротиворечивость!

Согласно международным нормам, товар считается введенным в гражданский оборот при намерении выпустить товар в свободное обращение на рынке (использовать в коммерческой деятельности), предварительно урегулировав вопросы фактического пересечения товаром таможенной границы, подачи таможенной декларации по процедуре «выпуск для внутреннего потребления» и временного хранения на таможенном складе до момента вывоза. Но введением в гражданский оборот не является транзит (не образует состава административного правонарушения, проверка на предмет законодательства об интеллектуальной собственности не проводится), реэкспорт (импортер проявляет осмотрительность при проверке товаров, товар не заявлен под процедуру «выпуск для внутреннего потребления») и международные почтовые отправления (при выявлении нарушений товар возвращают отправителю, состав административного правонарушения не образуется). Таможенный контроль, проводимый вне зависимости от выбранной таможенной процедуры, предполагает уведомление правообладателей таможенными органами, во всех случаях заявления товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Уведомления таможенных органов позволяют узнать получателя товара, его производителя, перевозчика и отправителя.

Недостаточная степень правовой компетенции часть не позволяет участникам процесса предпринять правильные действия. Что может предпринять правообладатель при отсутствии факта ввода товара в оборот на территории РФ? Обратиться в транспортную прокуратуру, полицию? Эта распространенная ошибка, поскольку в данном случае эти вопросы находятся в ведении других организаций. Правильным решением будет запрос в соответствующее таможенное управление или Федеральную таможенную службу РФ о создании «профиля риска», при этом письмо правообладателя станет основанием для проверки товара, направляемого указанными в письме компаниями, о создании соответствующего «профиля риска». Также возможно обращение в таможенные органы стран Таможенного Союза, в которых товары будут введены в оборот.

Выводы и предложения:

1. Исследование текстов нормативно-правовых документов с применением технологий стеганографического анализа позволяет выявить скрытые пробелы и противоречия, а также последствия применения отдельных законодательных актов, на основании скрытых (неявных) причинно-следственных связей. Одной из законодательных проблем, выявленных с помощью технологий стеганографического анализа, является возможное прекращение (аннулирование) регистрации товарных знаков для «товарных групп», попавших под «экономические санкции».

2. Для предотвращения развития неблагоприятной ситуации необходимо оперативное составление Реестра товарных знаков российских предприятий, попавших под международные экономические санкции, с оценкой возможного ущерба от аннулирования их регистрации в конкретных странах. Также необходимо составление Реестра иностранных предприятий с оценкой ущерба от аннулирования регистрации их товарных знаков на территории РФ. Данная работа целесообразна в рамках Федеральной Комиссии по Товарным Знакам, функционирование которой оптимально под Патронажем Правительства РФ (при Правительстве РФ).

3. Необходима проверка нормативно-правовых документов на правовые пробелы и внутренние противоречия. В частности, целесообразно введение четкого законодательного определения (термина) «ввод в гражданский оборот». Устранение законодательных пробелов и противоречий в нормативно-правовой базе на примере транспортно-логистической деятельности способно не только повысить эффективность функционирования системы, оптимизировать пассажирский и грузовой трафик, но и автоматизировать процессы посредством добавления (перевода в программный код) в качестве дополнительных инструкций фрагментов (частей) программного кода на автоматические узлы обработки, приема и переадресации пассажирских и грузовых потоков под мониторингом (контролем) автоматизированной системы с обязательным участием оператора (группы операторов) со статусом «наблюдатель» или привилегированным доступом к частям системы.